美国专利司法审判出现四大新动向

　　Engelgau专利涉及一种通过电子传感器控制引擎的可调油门踏板。但早在该发明被公开之前，就有公司生产和销售可调油门踏板以及带有电子传感器的踏板。KSR公司认为，该专利显然是根据这两种现有设计方案结合而来，不能被授予专利权。地方法院同意了KSR公司的观点，而CAFC则认为，只有证明在该发明公开日期之前，确实存在将现有要素结合的“教示、启示或动机”（例如技术手册或科学期刊中曾讨论在可调踏板上安装传感器的优势），现有要素的结合才能被视为不具有非显而易见性。

　　2007年4月，美国联邦最高法院做出终审判决，推翻了CAFC的判决，认为CAFC对“教导—启示—动机”的解读过于僵化。对于涉嫌侵权专利所主张的特定标的物，在判定其是否不具有非显而易见性的过程中，联邦最高法院认为，不必像以前那样寻找与之相关的明确教导或启示，而应考虑在先技术的既定功能，改良工艺是否超越在先技术要素可预见的用途，以及现有技术领域的普通技术人员可能得出的推论或创新步骤。

　　美国飞翰律师事务所的吴晓群律师分析，美国联邦法院对此案例的判决，增加了判断专利权利要求具有非显而易见性的难度，尤其对商业方法、软件专利的影响非常明显。因为在这些专利申请的权利要求中，往往其中某一个部分是在现有技术中存在的。美国专利商标局可以不具有非显而易见性为由，轻易驳回专利申请，这样就会增加专利申请取得授权的难度。同时，被控侵权人也可以涉案专利不具有非显而易见性为由，大大降低自己在法庭上辩护的难度。吴晓群律师还预计，关于专利不具有非显而易见性的案件，要求法院提前裁决（例如通过简易判决程序）的请求会在近期大幅度增加。

　　提起专利无效诉讼的立案条件放宽

　　根据以前的美国专利审判案例，专利被许可人必须在有重大违约行为或终止许可协议的情况下，才能提起质疑许可人专利有效性的诉讼。然而，美国联邦最高法院2007年1月裁决的MedImmune公司与Genentech公司的专利案件则推翻了该原则。

　　1997年，MedImmune取得Genentech的专利许可，开始销售儿科呼吸道药品Synagis。2002年，Genentech称Synagis侵犯其新获得的专利权。MedImmune就侵权提出争议，并通知Genentech该专利权无效。为了继续销售Synagis，MedImmune“被迫”同意根据1997年的协议向Genentech支付专利许可费，并提起确认判决诉讼，认为该专利权无效。

　　美国联邦最高法院推翻了地区法院和CAFC的判决，认为被许可人不必终止或实质性违反其许可协议，就可以提起质疑专利权有效性的诉讼，或就侵犯许可专利权提起诉讼。

　　吴晓群律师认为，这个案件将对今后相关案件的判决产生一定影响。以前如果是接受了许可协议之后，再提起质疑专利有效性的诉讼，立案的可能性很小。但是，现在被许可公司或个人，如果是由于某种原因，被胁迫接受许可协议的话，在接受许可协议之后，仍然有权利提出专利无效诉讼。但是，被许可人要证明接受该许可合同是被迫的，比如，在支付许可费的同时，声明接受该合同是被迫的，申明该专利是无效的。而且，对被许可公司来说，许可费的大头最好后期再付。

　　这样，联邦最高法院放宽提起质疑专利有效性诉讼的条件，就给企业提供了更多的选择。考虑到其他因素，企业可选择先被迫接受许可协议，再对许可方提起诉讼。

　　新故意侵权规则减轻侵权人义务

　　依据美国专利法，如果被证明是故意侵权，法院可以判令被告支付高于损害赔偿3倍的惩罚性赔偿。2007年8月20日，CAFC在Seagate与Convolve ＆ MIT的专利案中，修改了故意侵权判定规则，某种程度上减轻了被控侵权人的义务。

　　梅雷律师介绍，一般来讲，被控侵权企业在接到权利人的警告函后，要主动找律师出具意见书，从而避免故意侵权。在Seagate与Convolve ＆ MIT的专利案件中，为了避免故意侵权，被告Seagate交出了出具法律意见书的律师的律师函。但是，法庭要求被告交出出庭律师与Seagate之间的所有沟通材料。为此，被告上诉到CAFC。

　　CAFC认为，意见书是为了商业的考虑，而出庭律师与Seagate之间的沟通材料是为了应对诉讼争端，它们功能差别很大。所以，当被控侵权人为了避免故意侵权放弃与意见律师沟通的特权，并不意味着同时放弃了与出庭律师单独沟通的特权。

　　同时，在这个案例中，CAFC还对被控侵权人的义务进行了调整。梅雷解释，以前，一般情况下意见书是判定被控侵权人是否故意侵权的一个重要标准。无论是不是故意侵权，没有意见书就大多被判故意侵权。因此，被控侵权企业需要花费昂贵的费用，请律师对每个相关专利做详尽的法律分析，以此避免故意侵权。

　　梅雷律师表示，在这个案例中，法院施用了“举证责任倒置”的规则，转给了专利权人。为确立故意侵权，专利人必须出示明确可信的证据，证明客观上有很大的可能性，被控侵权人确实侵犯了该专利权。如果符合该最低客观性标准，专利权人还必须证明被指控侵权人主观上知道这种侵权风险，或没理由不知道。也就是说，如果该技术领域的普通技术人员都有可能知道，这种行为很有可能侵权的话，被控侵权人没有理由不知道的情况下，仍没有进行调查，继续我行我素，则很有可能构成故意侵权。

　　我们看到，在新的故意侵权规则下，法院更考虑客观情况，而不再考虑

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